Vorteil Patentinhaber?

Der Erlass einer einstweiligen Verfügung insbesondere auf Unterlassung kommt in Patentverletzungssachen grundsätzlich nur dann in ­Betracht, wenn sowohl die Frage der Patentverletzung als auch die zum Rechtsbestand des Verfügungsschutzrechts im Ergebnis so eindeutig zugunsten des Verfügungs­klägers zu beantworten sind, dass eine fehlerhafte, in ­einem etwaigen nachfolgenden Hauptsacheverfahren zu revidierende Entscheidung nicht ernstlich zu erwarten ist. Dabei reicht es für die Annahme eines hinreichend gesicherten Rechtsbestands gemäß obergerichtlicher Praxis nicht aus, dass das geltend gemachte Patent von der Erteilungsbehörde, also dem Europäischen Patentamt oder dem Deutschen Patent- und Markenamt, nach eingehender Prüfung erteilt wurde. Vielmehr fordern mehrere Oberlandesgerichte (OLG), darunter das OLG Düsseldorf und OLG München, regelmäßig eine positive Entscheidung – oder zumindest eine positive vorläufige Meinung – der dafür zuständigen, mit technischer Sachkunde ausgestatteten Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanzen in einem kontradiktorischen Verfahren.

In einer Vorabentscheidung (Rechtssache C-44/21) stellte der Europäische Gerichtshof (EuGH) 2022 fest, dass diese Praxis mehrerer Oberlandesgerichte gegen Unionsrecht verstoße. Laut EuGH werde mit einer solchen Rechtsprechung ein Erfordernis aufgestellt, das der Richtlinie 2004/48 (Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums) praktische Wirksamkeit nehme.

In einer vor Kurzem ergangenen Entscheidung (Az.: 2 U 42/23) kommt das OLG Düsseldorf zu dem Schluss, dass  zumindest in dem konkret zu entscheidenden Streitfall offenbleiben könne, ob sich an der Zulässigkeit seiner Praxis durch die Vorabentscheidung des EuGH etwas geändert hat. Denn von dem Erfordernis einer dem Verfügungskläger günstigen Rechtsbestandsentscheidung kann schon nach der bisherigen Rechtsprechung des OLG Düsseldorf in Sonderfällen abgesehen werden, etwa wenn der Erteilungsakt eine besondere Verlässlichkeit für sich  beanspruchen kann, zum Beispiel wegen einer bestätigenden Rechtsbestandsentscheidung durch ein renommiertes ausländisches Gericht. Eine von dem Gewöhnlichen abweichende Interessenlage kann auch dadurch begründet werden, dass der Patentinhaber eines besonderen Rechtsschutzes bedarf, etwa im Pharmabereich wegen der Schutzrechtsverletzung durch ein Generikum und des damit drohenden irreversiblen Preisverfalls des Originatorprodukts.

Sachverhalt

Das dem Streitfall zugrundeliegende Streitpatent betrifft die Bereitstellung eines Rezeptormodulators zur Behandlung von Multipler Sklerose. Im Prüfungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA) ist zunächst die dem Streitpatent zugrundeliegende Anmeldung zurückgewiesen worden. Erst auf die erfolgreiche Beschwerde der Patentinhaberin hin ist das Streitpatent erteilt worden. Während des Prüfungsverfahrens gingen beim EPA zahlreiche Einwendungen Dritter ein, sowohl von anonymen Dritten als auch von IP-Kanzleien und einem Generika-Unternehmen, nämlich insgesamt zehn während der ersten Instanz vor der Prüfungsabteilung und 14 während der zweiten Instanz vor der Beschwerdekammer. Bei Einwendungen Dritter handelt es sich um eine Eingabe eines Dritten, mit der dem Patentamt Hinweise gegeben werden, die der Erteilung eines Patents entgegenstehen können. Beispielsweise kann das Patentamt mit Einwendungen Dritter auf den relevanten Stand der Technik hingewiesen werden, um somit eine Patenterteilung in unerwünschtem Umfang zu verhindern. An dem Verfahren vor dem EPA sind Dritte allerdings nicht beteiligt.

Bereits am Tag, an dem die Patenterteilung in Kraft trat, stellte die Patentinhaberin einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung auf Unterlassung wegen Patentverletzung. Weiterhin legten an demselben Tag mehrere Generikaunternehmen Einspruch gegen die Patenterteilung ein. Das LG Düsseldorf und später das OLG Düsseldorf entschieden über den Antrag der Patentinhaberin auf Erlass einer einstweiligen Verfügung während des laufenden Einspruchsverfahrens, also ohne dass eine Entscheidung des EPA über die Einsprüche und den Rechtsbestand des Streitpatents vorlag.

Entscheidung des OLG

Nach Ansicht des OLG Düsseldorf liegen dem Streitfall gleich zwei Ausnahmetatbestände vor, bei denen eine einstweilige Verfügung auch ohne Vorliegen des grund­sätzlichen Erfordernisses einer für die Patentinhaberin günstigen Rechtsbestandsentscheidung erlassen werden könne. Erstens handele es sich um einen Generika-Fall, der gemäß anerkannter Rechtsprechung des OLG Düsseldorf aufgrund seiner wirtschaftlichen Besonderheiten schon für sich außergewöhnliche Umstände begründen würde. Zweitens hat das OLG darauf abgestellt, dass die Patenterteilung unter Berücksichtigung von Einwendungen Dritter zustande gekommen ist.
Dieser zweite Aspekt mündet auch in dem ersten amtlichen Leitsatz der Entscheidung, wonach es einer kontradiktorischen Rechtsbestandsentscheidung nicht bedarf, wenn die Patenterteilung unter Würdigung von Einwendungen Dritter beschlossen worden ist. Insbesondere komme es nach Ansicht des OLG nicht darauf an, ob im Erteilungsverfahren diejenigen Einspruchsgründe und diejenigen Entgegenhaltungen geprüft worden sind, auf die sich im Verfügungsverfahren der Antragsgegner stützt. Allein der Umstand, dass ein Wettbewerber nun die fraglichen Einwände bei seinen Einwendungen Dritter nicht vorgebracht hat, spreche indiziell dafür, dass sie nicht von Bedeutung sind. Denn ein Dritter werde sich regelmäßig nur dann an einem fremden Erteilungsverfahren beteiligen, wenn er ein eigenes wirtschaftliches Interesse daran hat, dass eine Patenterteilung unterbleibt. Dies könne grundsätzlich nur dann gelingen, wenn er mit seinen Einwendungen Dritter sämtliche verfügbare Einwände vorbringt und insbesondere die besten Argumente nicht ausspart.

Wenn nun ein Patent – wie im vorliegenden Fall – im Beschwerdeverfahren unter Berücksichtigung von Einwendungen Dritter erteilt worden ist, führe das nach Ansicht des OLG somit dazu, dass die Verweigerung einer einstweiligen Verfügung nur unter denjenigen Voraussetzungen angebracht sei, unter denen das Verletzungsgericht von einer positiven Rechtsbestandentscheidung abweichen könne, nämlich bei Unvertretbarkeit dieser Entscheidung oder bei einem aussichtsreichen neuen Angriff.

Letzterer hat dazu geführt, dass das OLG Düsseldorf in dem Streitfall die vom LG erlassene einstweilige Verfügung nicht bestätigt hat. Denn nach Auffassung des OLG hat es neue Erkenntnisse zum Stand der Technik gegeben, die dem EPA noch nicht vorgelegen haben und die durchgreifende Zweifel an dem Rechtsbestand des Patents begründen.

Praxishinweise

Seit jeher müssen sich Wettbewerber die Frage stellen, wie sie mit einer Patentanmeldung eines Konkurrenten umgehen, insbesondere ob sie mit Einwendungen Dritter im Prüfungsverfahren versuchen sollten, eine Patenterteilung in einem unerwünschten Umfang zu verhindern.

Argumente, die für Einwendungen Dritter sprechen, können zum Beispiel die Geltendmachung von Beanstandungen mangelnder Klarheit sein, da mangelnde Klarheit kein Einspruchsgrund ist und solche Argumente nach Erteilung der Aufrechterhaltung des Patents nicht mehr entgegenstehen können.

Im Gegensatz dazu bieten sich Angriffe, die zum Beispiel einer sorgfältigen Begründung bedürfen, mangels Verfahrensbeteiligung und aufgrund der häufig begrenzten Zeit, die den Prüfern im Prüfungsverfahren zur Verfügung steht, weniger für Einwendungen Dritter an. Vielmehr besteht die Gefahr, dass man mit erfolglosen Einwendungen Dritter die entsprechenden Argumente „verbraucht“ und damit für ein nachfolgendes Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren schwächt.

Auch im Hinblick auf drohende einstweilige Verfügungsverfahren hat es bereits in der Vergangenheit Gründe gegeben, die gegen Einwendungen Dritter sprechen. Hat der Verfügungsbeklagte beispielsweise vor dem Patentamt Einwendungen Dritter eingereicht und das Verletzungsgericht ist von den darin vorgebrachten Argumenten nicht überzeugt, so kann es in den Einwendungen Dritter bereits ein rechtliches Gehör sehen und die einstweilige Verfügung ohne weitere Anhörung des Verfügungsbeklagten erlassen.

Durch die hier diskutierte Entscheidung des OLG Düsseldorf wird ein weiterer Nachteil von Einwendungen Dritter deutlich. Wird das Patent unter Berücksichtigung von Einwendungen Dritter erteilt, so führt dies in einem einstweiligen Verfügungsverfahren zu einer klaren Stärkung der Position des Patentinhabers, in dem kon­kreten Fall sogar zu einer Gleichsetzung mit einer für den Patentinhaber positiven Entscheidung in einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren. Diese Stärkung des Verfügungspatents erfolgt nach Ansicht des OLG auch dann, wenn die Einwendungen Dritter nicht von dem Verfügungsbeklagten selbst eingereicht worden sind, sondern von irgendeinem Wettbewerber und unabhängig von den konkreten, mit den Einwendungen Dritter vorgebrachten Argumenten.

Während im konkreten Streitfall die Patenterteilung im Hinblick auf die anfängliche Zurückweisung durch die Prüfungsabteilung und die hohe Anzahl an Einwendungen Dritter unter außerordentlich erschwerten Umständen erfolgte, bleibt abzuwarten, in welchem Umfang die Düsseldorfer Gerichte diese im Urteil aufgestellten Grundsätze auch in weniger extremen Fällen anwenden, etwa bei lediglich einer anonymen Einreichung von oberflächlichen Einwendungen Dritter.